Сумасшедший мир. Cуд из-за слова «ICE» в названии

Компания, наиболее известная продажей кальянной продукции, рассылает вейп-магазинам письма с требованием прекратить противоправные действия, и угрожая подать в суд за продажу продукции с названием «Ice». Калифорнийская компания Fantasia Distribution также участвует в двух судебных процессах, обвиняющих нескольких вейп-производителей в нарушении прав на товарный знак Fantasia.

В многочисленных сообщениях в социальных сетях владельцы вейп-магазинов описывали получение писем от юристов, представляющих Fantasia. В них звучат угрозы подать в суд, если владельцы не выполнят требования Fantasia. Некоторые сообщили о телефонных разговорах с юристами Fantasia, в ходе которых были сделаны предложения урегулировать любые будущие претензии Fantasia наличными в размере около 5000 долларов.

Независимо от писем с угрозами, в 2020 году Fantasia подала как минимум два иска, обвиняя нескольких производителей и дистрибьюторов вейпов в нарушении прав на товарный знак. Ответчиками по известным нам делам (оба возбуждены в Окружном суде США Восточного округа Нью-Йорка) являются Access Vapor, Cool Clouds Distribution, Limitless Trading Co., Magellan Technology, Pop Vapor Co. и Romeo Vapors. По одному делу в ближайшее время должны быть поданы ходатайства о вынесении решения в порядке упрощенного производства (вынести решение по делу без судебного разбирательства).

Ответчики по этим делам просят суд аннулировать регистрацию товарного знака Fantasia. Они утверждают, что термин «ICE» является общеупотребительным и что клиенты признают это слово не как «идентификатор источника» (торговый знак или торговая марка), а как описание вкуса.

Имеет ли Fantasia Distribution права на использование слова «ICE»?

Fantasia зарегистрировала товарный знак «ICE» в 2011 году исключительно для кальянного табака. И повторно зарегистрировала его в 2014 году для «Кальянного табака; Травяной патоки; Травы для курения; Патоки табачной; Курительной патоки; кальяна; камней для электронных кальянов; электронных кальянов; картомайзеров, а именно в комбинации картриджей для электронных сигарет, продаваемых пустыми и атомайзеров, продаваемых как компонент электронных сигарет».

Производители с первых дней коммерческого производства жидкостей для электронных сигарет использовали такие термины, как «ICE» и «WIND» для обозначения продуктов с ментолом. Этот термин стал особенно популярным в качестве описания вкуса с коммерческим успехом одноразовых вейпов в 2020 году, во многих из которых используется жидкость для электронных сигарет, сочетающая фруктовые ароматы с ментолом или ментолоподобными охлаждающими добавками. Подобные вкусы, например, часто называют «Banana Ice» или «Strawberry Ice». В большинстве случаев слово «ice» не является частью названия бренда, а является описательным словом, добавляемым к названию вкуса, чтобы обозначить ощущение прохлады.

Суд решит, распространяется ли товарный знак на продукт «Ice» компании Fantasia на все продукты, в которых это слово используется в качестве описания вкуса, а не бренда. Юристы компании утверждают, что да. Или, по крайней мере, что такое использование этого слова «до смешения похоже» на бренд Fantasia. Судья в таких случаях может также решить, что товарный знак стал «размытым». Т.е. он используется настолько часто таким количеством компаний, что больше не имеет ценности в качестве идентификатора бренда.

Хотя Fantasia, очевидно, действительно использовала название «Ice» для табака для кальяна, неясно, использовала ли компания название «Ice» для каких-либо своих вейп-продуктов на основе жидкостей для электронных сигарет. Прежде чем в 2020 году решила подать в суд против других производителей за предполагаемое нарушение торговой марки.

Судя по всему, в настоящее время компания производит и продает несколько одноразовых вейпов. Но в предупредительном письме от 2022 года FDA отметило, что Fantasia получила в 2021 году решение об отказе в подаче заявки на предпродажную регистрацию табачных изделий (PMTA), охватывающую 31 продукт. Решение об отказе в подаче заявки означает, что заявка отклоняется и не рассматривается FDA, а к продуктам применяются принудительные меры FDA. Название Fantasia не фигурирует в основном списке продуктов FDA, в отношении которых PMTA были успешно поданы до крайнего срока подачи заявок — до 9 сентября 2020 года .

Однако тот факт, что продукция Fantasia «Ice» полностью легальна для продажи, не может повлиять на законное право компании на защиту товарного знака. Один адвокат, знакомый с исками Fantasia о товарных знаках, назвал это «серой зоной». Судья может принять решение по делу, не оценивая законность продуктов для вейпинга Fantasia. Или может решить, что легальные кальянные продукты Fantasia настолько похожи на продукты для вейпинга, что знак одного может быть нарушен другим.

Письма Fantasia Distribution о прекращении противоправных действий

Письма, полученные вейп-магазинами, написаны на фирменном бланке Юридической группы Тихоокеанского побережья и подписаны адвокатом Эшем Резой.

Судя по всему, письма не предназначены для конкретных магазинов. Некоторые владельцы магазинов сообщают, что никогда не продавали продукцию «ice». И недоумевают, почему им могут грозить судебные иски.

«Мы представляем Fantasia Distribution, Inc., — начинается типичное письмо Fantasia, — и настоящим требуем, чтобы [имя получателя] немедленно прекратило и воздержалось от любого дополнительного использования термина «ICE» и любого сходного до степени смешения знака в связи с любым и все табачные изделия, электронные сигареты, вейпинг и товары, связанные с курением. Мы также требуем, чтобы [имя получателя] предоставило нашему офису подробный отчет о продажах всей контрафактной продукции».

Далее в письме утверждается, что Fantasia «вложила значительные ресурсы в маркетинг своих брендов». И «как вам известно, добилась значительного признания на рынке».

Письмо «Fantasia Distribution» предъявляет к получателям ряд конкретных требований:

• Прекратить и воздерживаться от любого использования любого знака, сходного до степени смешения с любым знаком Fantasia.
• Согласится сотрудничать в расследовании действий других сторон, причастных к использованию товарных знаков Fantasia.
• Предоставить копии всех записей, касающихся закупок и продажи продукции, «включая имена всех сторон, которые могли производить, импортировать, экспортировать, распространять или приобретать эту продукцию».
• Сдать все находящиеся в распоряжении предметы, нарушающие авторские права, предоставить полный отчет обо всех продажах и заплатить соответствующую плату за нарушение.
• Вся «упаковка и материалы с маркировкой, нарушающей авторские права… собрать и переданы в наш офис для уничтожения».
• Сохранить все документы и файлы, «касающиеся покупки и продажи подделок».

Адвокат Fantasia требует, чтобы получатель письма связался с его офисом в течение 15 дней и подтвердил прекращение деятельности.

«Мы предпочитаем решить этот вопрос мирным путем и без необходимости дальнейших судебных исков. Если я не получу от вас известия в течение этого времени, я буду считать, что вы намерены продолжать нарушать права на товарный знак моего клиента и участвовать в несправедливой и вводящей в заблуждение торговой практике, несмотря на наши требования», — Адвокат Эш Реза

По словам юристов, письма с угрозами не имеют юридической силы. Ни одно из требований адвоката «Fantasia» не подкреплено постановлением суда. Таким образом, единственная реальная угроза заключается в том, что Fantasia может подать в суд на отдельные магазины. И хотя компания могла бы это сделать, она, скорее всего, будет ждать результатов своих текущих судебных процессов, прежде чем приступить к дальнейшим.

«Они используют эти регистрации [торговых марок] для вымогательства компенсации у мелких розничных продавцов, у которых нет ресурсов для борьбы с этим», — считает один из  адвокатов. Другой юрист сказал, что, по его мнению, Fantasia пытается убедить малый бизнес платить быстрее, потому что компания обеспокоена тем, что ее регистрация товарного знака будет отменена судьей в одном из судебных процессов в Нью-Йорке.

Юристы, рекомендуют малым предприятиям, получающим такие письма, проконсультироваться со своими адвокатами, прежде чем предпринимать какие-либо действия. И, конечно же, не предоставлять какую-либо информацию о продуктах, которые они продают или использовали для продажи, третьим лицам.

Источник | vaping360.com
Фото | Image by wirestock on Freepik